Patent Farazi Davası
Transkript
Patent Farazi Davası
Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet│Protective Measures at Customs│Patent Mock Trial│Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name Dispute ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │❶ Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri │Gümrüklerde Koruma Tedbirleri │Patent Farazi Davası │Alan Adı Uyuşmazlığında WIPO Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi Nazlı KORKUT │ President of AIPPI Turkey Dr. Elif Betül AKIN │ Director of Trademarks Department of Turkish Patent Institute Mock Trial Scenario on Patent Dispute │Patent İhtilafında Farazi Dava Senaryosu Presentation of Plaintiff Patent Attorney │ Davacı adına Patent Vekilinin sunumu Plaintiff Attorney's Pleading │ Davacı Avukatının Dava Layihasını sunması Presentation of Defendant Patent Attorney │ Davalı adına Patent Vekilinin sunumu Plaintiff Attorney's Rebuttal │ Davacı Avukatının Replik beyanlarını sunması Destekleyenler │ Supporters N.B. Except for personal use and other purposes where use is allowed pursuant to the Law on Intellectual and Artistic Works No.5846, this file or any documents enclosed in this file, containing communiqués presented within the scope of the seminar and presentations and petitions in pdf, powerpoint, word and similar format submitted by parties' counsel during mock trial and arbitration proceedings, shall not be made copies of, be duplicated by means of devices used to transfer signs, audio or images, published, or communicated to the general public in a manner that third parties may have access in place and time they choose for any use without the written consent of AIPPI Turkey - Association for the Protection of Intellectual Property Rights, even if the name of the work and the author is indicated. │Seminer kapsamında sunulan tebliğler ile farazi dava ve tahkim süreçlerinde taraf vekillerince ibraz edilen pdf, powerpoint, word ve benzeri formattaki sunum ve dilekçelerin yer aldığı bu dosyanın veya içindeki herhangi bir dokümanın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nda düzenlenmiş olan kişisel kullanım dahil diğer kullanım serbestilerinde öngörülen amaçlar dışında herhangi bir amaçla eser sahibinin ve eserin adı belirtilerek dahi olsa AIPPI Türkiye-Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği’nin yazılı izni olmaksızın ikinci bir kopyası çıkartılmamalı veya işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlara kaydedilmek suretiyle çoğaltılmamalı, yayılmamalı ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimlerini sağlayacak şekilde umuma iletilmemelidir. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 1 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Nazlı KORKUT President of AIPPI Turkey Patent and Trademark Attorney, European Patent Attorney Opening Speech Deriş Patents and Trademarks Agency A.S. Born in 1971. She has joined the company in 1996 having graduated from the Bosphorus University Translation and Interpretation Department. She is specialized in Patent and Trademark Rights. She is a member of EPI (the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office), AIPPI (International Association for the Protection of Industrial Property), the Association of Protection of Intellectual Property Rights and of Association of Translation.She is fluent in English. Uluslararası AIPPI Büro’nun Saygıdeğer Temsilcileri, Yargıtay ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerimizin Değerli Hakimleri Türk Patent Enstitüsünün Kıymetli Temscilcileri, WIPO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi Direktörü Sayın Savcılar Sayın Avukatlar Değerli Patent ve Marka Vekili meslektaşlarımız Sayın Akademisyenler, sayın konuşmacılar, değerli katılımcılar, AIPPI Türkiye Ulusal Grubu (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğinin) düzenlediği Fikri Haklar Hukuku Semineri’nin ikincisine hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunan pek çok kişinin hatırlayacağı gibi geçen sene Nisan ayında marka ve patent kurgu davalar ve bunların ışığında yapılan Fikri Mülkiyet kapsamında “Delillerin Toplanması”, “Tazminat/Zararlar”, “Cezai Tedbirler”, “İhtiyati Tedbirler” konularında zengin bir içerik katılımcılarla paylaşılmış ve canlı verimli bir ortamda bakış açıları, akademik çalışmalar, uygulamaya yönelik öneriler ele alınabilmişti. Fikri Mülkiyet alanında Türkiye’de ve uluslararası anlamda farklı ve olmazsa olmaz katmanları temsil eden hakim, savcı, akademisyen, avukat, patent ve marka vekilleri ve sanayiyi temsil eden paydaşların katılımı ve sunumları sonraki günlerde hem bu camiada hem de AIPPI Uluslar arası Büro mensupları ve komitelerinde yankı buldu, sürekliliği talep edildi. Hatta bu seminerin kurgu dava formatı AIPPI Çin Grubunun 2012 Mart ayında düzenlediği Asya/Çin seminerinde örnek alındı. 2011 Nisan ayından bugüne neler oldu? Derneğimize üye sayısı 125’i aştı. Uluslararası AIPPI etkinlikleri, komite katılımları ve Konu Sorularının yıllık olarak hazırlanmasını bir kenara bırakıp özellikle bu alanda kanun tasarıları başta olmak üzere pek çok değişikliği getirmek ve gelişmelere ve ihtiyaçlara adapte olmak durumunda olan ülkemiz nezdindeki faaliyetlere odaklanacak olursak: kurulan daimi ve konu bazlı komiteler aracılığı ile Marka Tebliğinde 35. Sınıfa ilişkin yapılan değişikliklerle ilgili ilk geniş masa başı toplantısının gerkçekleştirilmesi ve önerilerin TPE yetkililerinin de katıldığı bir toplantıyla paylaşılması, LES Turkiye ile ortaklaşa gerçekleştirilen webinar, üniversitelerde derneğimizi temsilen yapılan sunumlar, Patent İnceleme Prosedürü Klavuzu konusunda TPE ile ortaklaşa bir çalışmanın yapılması, Londra Anlaşması, Vekillik Meslek Yasası, Fikri Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı ile ilgili görüş verilmesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısına görüş vermek üzere yapılan çalışmalar oluşturdu. Öte yandan en büyük hedeflerimizden biri bu sene de uluslararası nitelikli gerek içerik, gerek ilgi ve paylaşım açısından geçen sene yarattığımız çıtayı yükseltebilecek bir seminer düzenlemekti. Şubat ayında başlattığımız çalışmalar neticesinde, iki gün boyunca, burada “Türk ve Uluslar Arası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri/Uyuşmazlıkları - Gümrüklerde Koruma Tedbirleri – konularında birikimlerini, bakış açılarını, önerilerini, eleştirilerini bizlerle paylaşacak moderatörler, konuşmacılar bizlerle birlikte olacaklar. Patent Kurgu Davasında eldeki verinin nasıl işlendiğini tarafların bakış açılarıyla göreceğiz, burada dinleyiciler, dinleyici olmanın ötesine geçebileceği bir ortam içinde bulacaklar kendilerini. Bu seneki formata getirdiğimiz farklı yenilik de ikinci gün deneyimleyeceğimiz - Alan Adı Uyuşmazlığında WIPO Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi’ne (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) tanık olacağız Derneğimiz 5. yılında, fikri mülkiyet alanında akademik çalışmaların toplandığı dağıtıldığı, hem yasa koyucuya getirebilecek önerilerin, hem uygulamaya yönelik eleştiri ve çözüm arayışlarının şeffaf ve çok yönlü olarak tartışılabildiği bir platform bir forum olma gücünü özveriyle çalışan, zamanını ayıran, aktif katılımını esirgemeyen üyelerimizden aldığına şüphe yok. Bu enerjinin yurtdışından katılımda bulunarak bizi onurlandıran konusunda uzman tüm konuşmacılarımıza ve Bulgaristan, Almanya, İsveç, Hong Kong, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa. Hollandadan gelen konuşmacı ve dinleyicilere de yansıdığına, seminerimizin uluslararası özelliğini pekiştirdiğine ve başka coğrafyaları da besleyen bir özellik kazandırdığına inanıyorum. Başta derneğimizin Organizasyon Komitesi mensupları olmak iki günlük programı kağıt üzerinde alınmış bir karardan bugüne getiren, manevi ve maddi katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, destekçilerimize, emeği geçen ve seminer boyunca önemli bir ivme getireceğine inandığımız tüm konuşmacılarımıza, moderatörlerimize, farazi davalarda rol alan tüm oyunculara şimdiden teşekkür ediyor bilgilendiğimiz, sorularımızın cevaplandığı ve yeni sorular üretebildiğimiz bir seminer olmasını diliyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye TPE Temscilcisi Markalar Dairesi Bşk. Sn. Dr. Elif Betül Akın’ı davet ediyorum. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 2 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Dr. Elif Betül AKIN Director of Trademarks Department Turkish Patent Institute Opening Speech Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğinin Sayın Başkanı, Değerli Katılımcılar, AIPPI Türkiye tarafından organize edilen “Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri, Gümrüklerde Koruma Tedbirleri, Patent Farazi Davası ve Alan Adı Uyuşmazlığında Farazi Tahkim ” konulu seminer vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Enstitü Başkanımız EPO İdari Konsey Toplantısına katılması nedeniyle programında meydana gelen zorunlu değişiklikten dolayı bu seminere katılamadılar. Ben sizlere Başkanımızın selamlarını ve başarı dileklerini iletmek istiyorum. Değerli Katılımcılar, Dünyada ve ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında gerçekten önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu dönüşüm sürecine baktığımızda pek çok büyük işletmenin ürettiği bilgi ve teknolojiyi, fikrî sermayeye dönüştürmeye başladığını ve zaman içerisinde fikrî sermayenin fiziki varlıkların çok ötesine taşındığını görmekteyiz. Bu süreç aynı zamanda fikri ve sınaî mülkiyet haklarının, yani patentlerin, markaların, tasarımların ve telif haklarının ekonomik hayatın önemli birer unsuru haline gelmesine yol açmıştır. Bunun nedeni, içinde yaşadığımız çağın en büyük güç parametrelerinden biri olan “fikri sermaye”nin korunmasında en etkin yöntemin fikri mülkiyet koruması olmasıdır. • Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından geçtiğimiz dönemde yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Raporuna göre fikri mülkiyet ürünlerinden elde edilen royalty ve lisans gelirleri: - 1970 yılında 2,8 Milyar dolar iken - 1990 yılında bu gelir 27 Milyar dolara - 2009 yılında ise yılda 180 milyar dolara çıkmış durumda. • Bu artışlar fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili trendin ne yönde olduğu konusunda da çok önemli ipuçları veriyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde fikri mülkiyet sisteminin tüm aktörlerinin bir araya gelerek sistemin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü görmek memnuniyet verici. Türk Patent Enstitüsü olarak, son dönemde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ülkemizde faaliyet gösteren derneklerimizle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bildiğiniz gibi AIPPI, Patent ve Marka Vekilleri Derneği, LES Türkiye bu alanda aktif olarak faaliyet gösteren oluşumların başında geliyorlar. Biz Enstitü olarak, bu dernekleri ve faaliyetlerini son derece önemsiyoruz ve her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Değerli Katılımcılar, • • • • Türkiye de son dönemde sınai mülkiyet başvurularında ciddi hareketlilik yaşayan ülkelerin başında geliyor. 2011 yılı sonu itibariyle toplam patent ve faydalı model başvuru sayısı yaklaşık 13 bin, toplam marka başvuru sayısı yaklaşık 118 bin ve toplam endüstriyel tasarım başvuru sayısı yaklaşık 36 bin olarak gerçekleşti. Bu verilerle Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi konumundayız. Ülke olarak katma değeri yüksek marka, patent ve tasarımların sayısını artırabilirsek ve sınai mülkiyet sisteminde niceliğin yanı sıra niteliği de artıracak çalışmalara ağırlık verirsek ülkemiz sınai mülkiyet sistemi için çok daha büyük hedeflerden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 3 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Değerli katılımcılar, Başvuru sayılarında artışlar, hiç kuşkusuz sınai mülkiyet alandaki dava sayılarına da yansıyor. Bu durum, mahkemelerin iş yükünün artmasına ve yargılama sürecinin uzamasına neden oluyor. Bütün bu gelişmeler, sınai mülkiyetin korunması ve uygulanması sürecinde yeni yaklaşımlara ve alternatif çözümlere olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor. Bugünkü seminerde internette fikri hak ihlalleri, gümrüklerde koruma tedbirleri, alan adı uyuşmazlıkları gibi güncel konuların yer almasının ve farazi davaların ve tahkimlerin görüşülecek olmasının tüm katılımcılar açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Seminerin kapsamı alanında deneyimli yabancı konuşmacıların, hakimlerimizin, akademisyenlerin, avukatların ve marka ve patent vekillerinin bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşmalarının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Enstitü olarak geçtiğimiz yıl başarıyla tamamladığımız Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında birçoğunun bilgi ve deneyimlerden bizler de fazlasıyla istifade ettik. Değerli Katılımcılar, Kısaca Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz eleştirme Projesine de değinmek istiyorum. Proje kapsamında bir yıllık bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’nin farklı illerinde 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Cumhuriyet Tarihimizde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili en yoğun etkinlik dönemini yaşadığımızı söylersek herhalde hata etmiş olmayız. Bugünkü seminerde Eşleştirme projesi kapsamında işlediğimiz birçok konunun çeşitli seminerlerde yeniden işlendiğini görmek memnuniyet verici. Proje kapsamında gümrük memurlarına yönelik eğitimler düzenlendi, Alman Gümrük ve mahkemelerinde incelemelerde bulunuldu. Taklit Ürünlerin tehlikelerine dikkat çekmek için ilk defa Türkiye’de bir kamu kurumunda sergi düzenlendi ve bu sergi basında da ayrıntılı olarak yer aldı. Böylece fikri hak ihlallerine ilişkin mesajlarımız geniş kitlelere ulaştı. Proje kapsamında ayrıca mevzuat uyum analizleri yapıldı ve buna yönelik çalışmalarımız halen devam ediyor. Diğer taraftan, taklitle mücadele konusunda ceza ve hukuk davaları alanında “civil/ criminial enforcement” analizler yapıldı. Bu analiz sonuçlarının diğer kamu kurumlarınca yürütülen projelere esin kaynağı olduğunu görmek memnuniyet verici. Bu projeye başlanırken, Avrupa Birliği’nin son yıllardaki Türkiye İlerleme Raporlarında vurgulanan, sınai mülkiyet haklarının tescil ve uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefi ortaya konmuştu. Gelinen noktada bu hedefi ilgilendiren birkaç veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum: • • • • 2011 yılında Enstitümüz aleyhine açılan dava sayısı 2008 yılına göre %50 oranında azaldı Aynı şekilde Enstitüye yapılan itirazlarda %30 oranında azaldı 2008 yılından 2011 yılına gelindiğinde Enstitümüz lehine sonuçlanan dava sayısı %50 oranında arttı. 2007 den bu yana ülkemizden Avrupa’ya ihraç edilen taklit ürünlerde %80 azalma yaşandı. (2011 sonu itibariyle -2007) Değerli katılımcılar, Bu veriler, ülkemizde sınai mülkiyetin korunması ve uygulanması konusunda son derece olumlu gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Öte yandan, bugünkü gerçekleştirilen seminere göstermiş olduğunuz ilgi ve katılım düzeyi beni ziyadesiyle memnun etti. Türk Patent Enstitüsü olarak bu tür etkinliklere her zaman katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben bu vesileyle semineri gerçekleştiren Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğine ve AIPPI Türkiye’nin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Seminer kapsamında gerçekleştirilecek oturumların ve toplantıların başarılı geçmesini ve katılımcılara faydalar sağlamasını diliyorum. Seminere konuşma ve sunuşlarıyla katkı sağlayacak yerli ve yabancı uzmanlarımıza, hakimlerimize, avukatlarımıza ve vekillerimize teşekkür ediyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 4 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Dr.Matthias ZIGANN Court Panel Att.Zerrin EYMİRLİOĞLU Court Panel Judge, Munich Regional Court Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Dr. Matthias Zigann was a member of staff at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law at Munich where he wrote his doctoral thesis on cross-border IP litigation. He joined the judicial services of the State of Bavaria in 1999, was raised to the bench in 2003 and has been serving as a judge with the IP division of the Munich Regional Court since then. Between 2009 and 2012 Matthias had been delegated to serve as a research associate with the patent division of the Federal Court of Justice at Karlsruhe. He is regularly asked to contribute as an expert to national and international conferences, co-hosts a seminar on patent law and co-authors a handbook on patent law to be published in autumn 2012. Former Judge of Istanbul 2nd Civil Court of Intellectual and Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Industrial Property Rights Zerrin Eymirlioğlu was graduated from Kadıköy Maarif College and Istanbul Faculty of Law. She worked as a judge for 26 years in various cities of Turkey, also at Ministry of Justice and represented the Ministry at some expert committees of Council of Europe. She had trained in Queen Mary, ETH, Magister Lvcentinvs, Politecnico di Milano and expert on intellectual and industrial property. She retired as a judge of 2nd Intellectual Property Civil Court in Istanbul and now practicing as a lawyer at Eymirlioğlu & Yigin Law Firm founded by her and other retired judge, since 2008. Helmut SONN Court Panel European and Austrian Patent, Trade Mark and Design Attorney, Technical judg at the Commercial Court Vienna, Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute SONN & PARTNER Patentanwälte, Vienna He was graduated from University of Technology, Vienna and trainee in 1964 and became an Austrian Patent Attorney in 1971; European Patent Attorney, OHIM Representative; Technical judge, Commercial Court Vienna (since 1982); Certified Court Expert ; Arbitrator at the International Arbitration Court of the Austrian Federal Economic Chamber (since 1975). Functions : Austrian Institute of IP Attorneys (Patentanwaltskammer); (vice president 1973–1982, board member 1985–2003, president of the legal committee since 2003); AIPPI (president of honour since 1997, president AIPPI Austria 1995–2010); FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle); (president 1991–1994, president of honour since 1994); LES Austria (founding member, president 1990–1997, vice president 1997–2008). TURKISH ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ND 2 INTELLECTUAL PROPERTY LAW SEMINAR MOCK TRIAL SCENARIO ON PATENT DISPUTE Istanbul, June 28-29, 2012 1. Introduction FRANZCINER Inc., represented by Attorney at Law Prof. Av. Mario FRANZOSI and Patent Attorney M.Sci.Mech.Eng. Ugur G. YALCINER, the largest artificial heart valve company in the world, is the owner of European Patent No EP 0 592 410 B1, claiming priority of Danish first filing dated 19-05-1990. The patent has a Turkish national extension which is in-force as of the date of the present suit. FRANZCINER Inc. is the claimant in the present case, claims that the heart valves manufactured and sold by HERRVINC Inc. infringe its patent and requests compensation of its damages [Decree Law 551, Art. 136 & 138]. FRANZCINER Inc. further claims that the invention disclosed in its patent EP’410 is novel and inventive as of the date of its filing and the disclosure is sufficient for enablement. HERRVINC Inc., represented by Attorney at Law Dr. Dr. Jochen HERR and Patent Attorney M.Sci.Mech.Eng. Erkan SEVINC, another wellknown heart valve company in the world, produces heart valves in Istanbul and sells the same to selected hospitals in Turkey. HERRVINC Inc., is the defendant in the present case and denies that its heart valves are infringing for the following reasons; - its products do not fall within the scope of protection conferred by the claims of the patent, EP’410, - its products are sold only to selected hospitals in Turkey for the purpose of “experimental use”, which is by law [Decree Law 551, Art. 75(f)], excluded from being an infringing activity. Defendant further challenges the validity of Turkish national extension of EP 0 592 410 B1 based on the following grounds; - Lack of novelty [Decree Law 551, Art. 7 & 129(a)] - Lack of inventive step [Decree Law 551, Art. 9 & 129(a)] - Insufficient disclosure [Decree Law 551, Art. 47 & 129(b)] ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 5 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 2. The Patent Under Dispute (EP’410) The patent in dispute discloses a valve prosthesis (9) for implantation in the body by use of catheter (11) which comprises a stent made from an expandable cylinder-shaped thread structure (2, 3) comprising several spaced apices (4). The elastically collapsible valve (6) is mounted on the stent as the commissural points (5) of the valve (6) is secured to the projecting apices (4). The valve prosthesis (9) can be compressed around the balloon means (13) of the balloon catheter (11) and be inserted in a channel, for instance in the aorta (10). When the valve prosthesis is placed correctly the balloon means (13) is inflated thereby expanding the stent and wedging it against the wall of aorta. The balloon means is provided with beads (14) to ensure a steady fastening of the valve prosthesis on the balloon means during insertion and expansion. The valve prosthesis (9) and the balloon catheter (11) make it possible to insert a cardiac valve prosthesis without a surgical operation comprising opening the thoracic cavity. The invention may exemplified particularly with the following figures taken from the specification. Independent Claim 1 of The Patent under Dispute (EP’410) reads as follows; 1) A valve prosthesis (9), preferably a cardiac valve prosthesis, for implantation in the body and comprising a collapsible elastical valve (6) which is mounted on an elastical stent (1) wherein the commissural points (5) of the elastical collapsible valve (6) are mounted on the cylinder surface of the elastical stent (1), characterized in that the stent is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means (7,8,24) for folding and expanding together with the collapsible valve for implantation in the body by means of technique of catheterization. 3. Arguments of HERRVINC Inc. (the Defendant and Counter Claimant) a) Insufficient Disclosure Decree Law 551, Art. 129(b) provides that a patent may be revoked if its specification does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art. HERRVINC Inc. asserts that it took FRANZCINER Inc. and their predecessors a long time to come up with a product that could be entered in clinical trials. According to the representative of HERRVINC Inc., FRANZCINER Inc. had to keep making modifications to their product to get it up to standard – implying an unacceptable degree of trial and error, albeit routine. HERRVINC Inc. further contends that the patent simply does not describe a device that is small enough to be implanted as the Claim requires and further alleges that the specification ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 6 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar should have described how that device was to be implanted clinically, whereas the specification is silent on the implantation. b) Novelty The defendant (counter claimant) asserts that US Patent No 3,657,744 granted to Ersek on 25 April 1972 is novelty destroying. US’744 discloses a device and method for facilitating the rapid positive fixation of implanted prosthetic members in a living body. The device comprises a tubular sleeve of deformable material to which the prosthetic member is secured and which is capable of being expanded radially into intimate engagement with surrounding tissue. The fixation device and prosthetic member, such as heart valve, vessel graft, etc., are prepared by assembly prior to surgery. The device of US’744 may be exemplified by Fig. 8 as shown below; c) Inventiveness HERRVINC Inc. asserts that it would be obvious to the skilled person – who may be a team of persons each with appropriate skills – in 1990 to modify the Ersek device so as to arrive at a device which would answer to the requirements of Claim 1 of the patent (EP’410) under dispute. HERRVINC Inc. further asserts that it would be obvious to the skilled person to modify the heart valve stent disclosed in US Patent No th 4,922,905 granted to Strecker on 8 May 1990 to arrive at a device as claimed in EP’410 under dispute. US’905 granted to Strecker discloses a stent as shown below; d) Denial of Infringement HERRVINC Inc. claims that its product is bulbous at its end remote from its valve rather than having a stent with generally cylindrical shape i.e. with a substantially constant diameter. The product further lacks the feature of “made from a radially collapsible and reexpandable cylindrical support means”. Therefore, HERRVINC Inc. claims that its products do not fall within the scope of protection of the claims of EP’410. HERRVINC Inc. asserted that it does not supply its product to all comers, but only to selected hospital sites in Turkey. This is part of a formidable clinical programme, an important feature of which is that cardiologists are carefully trained in the use of the product, and then train others – a sort of pyramid apprenticeship scheme. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 7 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 4. a) Arguments of FRANZCINER Inc. (the Claimant and Counter Defendant) Against the nullity request FRANZCINER Inc. asserts that in 1990 (effective date of the patent) it was possible to replace a defective heart valve but it required major chest surgery. The patient’s chest was opened, the defective valve was excised, and an artificial valve was sewn in its place. Amongst other things, it required a general anaesthetic and the use of a heart-lung machine. According to FRANZCINER Inc., US’744 proposes a stent, with valve attached, for the purpose of implantation in a patient who is undergoing conventional open chest surgery. However, this is not the case for the invention as disclosed in EP’410 since it eliminates the need for an open chest surgery. Hence, in response to the novelty and inventiveness attacks based on US’744 and US’905, FRANZCINER Inc. further mentioned that there is no suggestion in prior art that its device should be implanted ‘by a technique of catheterisation’. Claim 1 is novel and inventive over the prior art. b) Infringement alleges FRANZCINER Inc. further asserts that the stent and the valve according to the patent EP’410, would deform when loaded and recover when the load is removed e.g. according to the contractions of the heart. Since the stent and the valve of HERRVINC Inc. is cylindrical in shape, it is available for deformation when loaded and for recovering when the load is removed. The product of HERRVINC Inc. is as shown below; According to FRANZCINER Inc. the product of HERRVINC Inc. is “made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means” as claimed in Claim 1 of EP’410. According to a counter argument filed by HERRVINC Inc. its stent is not “made from a … cylindrical support means”, nor are the commissural points of its valve mounted on the “cylinder surface” thereof. FRANZCINER Inc. asserts that even if HERRVINC Inc. does not supply their product gratis; they invoice a very substantial amount for each unit. They do research because they hope to make money one day. However, it cannot be denied that an immediate and present purpose of HERRVINC Inc. is to generate revenue. Therefore, the activity of HERRVINC Inc. cannot be considered as “experimental use”. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 8 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Dr.Matthias ZIGANN Court Panel Att.Zerrin EYMİRLİOĞLU Court Panel Judge, Munich Regional Court Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Dr. Matthias Zigann was a member of staff at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law at Munich where he wrote his doctoral thesis on cross-border IP litigation. He joined the judicial services of the State of Bavaria in 1999, was raised to the bench in 2003 and has been serving as a judge with the IP division of the Munich Regional Court since then. Between 2009 and 2012 Matthias had been delegated to serve as a research associate with the patent division of the Federal Court of Justice at Karlsruhe. He is regularly asked to contribute as an expert to national and international conferences, co-hosts a seminar on patent law and co-authors a handbook on patent law to be published in autumn 2012. Former Judge of Istanbul 2nd Civil Court of Intellectual and Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Industrial Property Rights Zerrin Eymirlioğlu was graduated from Kadıköy Maarif College and Istanbul Faculty of Law. She worked as a judge for 26 years in various cities of Turkey, also at Ministry of Justice and represented the Ministry at some expert committees of Council of Europe. She had trained in Queen Mary, ETH, Magister Lvcentinvs, Politecnico di Milano and expert on intellectual and industrial property. She retired as a judge of 2nd Intellectual Property Civil Court in Istanbul and now practicing as a lawyer at Eymirlioğlu & Yigin Law Firm founded by her and other retired judge, since 2008. Helmut SONN Court Panel European and Austrian Patent, Trade Mark and Design Attorney, Technical judg at the Commercial Court Vienna, Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute SONN & PARTNER Patentanwälte, Vienna He was graduated from University of Technology, Vienna and trainee in 1964 and became an Austrian Patent Attorney in 1971; European Patent Attorney, OHIM Representative; Technical judge, Commercial Court Vienna (since 1982); Certified Court Expert ; Arbitrator at the International Arbitration Court of the Austrian Federal Economic Chamber (since 1975). Functions : Austrian Institute of IP Attorneys (Patentanwaltskammer); (vice president 1973–1982, board member 1985–2003, president of the legal committee since 2003); AIPPI (president of honour since 1997, president AIPPI Austria 1995–2010); FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle); (president 1991–1994, president of honour since 1994); LES Austria (founding member, president 1990–1997, vice president 1997–2008). TÜRKİYE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 2. SEMİNERİ PATENT İHTİLAFINDA FARAZİ DAVA SENARYOSU İstanbul, 28-29 Haziran 2012 1. Giriş Avukat Prof. Av. Mario FRANZOSI ile Patent vekili M. Sci. Mak. Müh. Uğur G. YALÇINER tarafından temsil edilen ve dünyanın en büyük suni kalp kapakçığı şirketi olan FRANZCINER Inc., EP 0 592 410 B1 No’lu Avrupa Patentinin sahibi olup, 19.05.1990 tarihli ilk Danimarka başvurusu için rüçhan talep etmektedir. Patentin, işbu dava tarihinde yürürlükte olan Türkiye uzantılı bir tescili mevcuttur. FRANZCINER Inc. işbu davada davacı olup, HERRVINC Inc.’in üretip sattığı kalp kapakçıklarının, kendisinin patentini ihlal ettiği iddiasında bulunmakta ve zararının tazminini talep etmektedir [551 No’lu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 136 & 138]. FRANZCINER Inc. ayrıca, EP 410 no’lu patentinde ifşa edilen buluşun, başvuru tarihi itibariyle yeni ve yaratıcı olduğunu ve tescil için ifşaatının yeterli olduğunu iddia etmektedir. Avukat Dr. Dr. Jochen HERR ile Patent vekili M. Sci. Mak. Müh. Erkan SEVİNÇ tarafından temsil edilen ve dünyanın diğer bir ünlü kalp kapakçığı şirketi olan HERRVINC Inc.’de, İstanbul’da kalp kapakçıkları üretmekte ve bunları Türkiye’de belli hastanelere satmaktadır. HERRVINC Inc., işbu davada davalı konumunda olup, kendi kalp kapakçıklarının herhangi bir ihlalde bulunduğunu aşağıdaki sebeplere dayanarak reddetmektedir; - ürünleri, EP 410 nolu patentin istemlerinin sağladığı koruma kapsamına girmemektedir, - ürünleri yalnızca Türkiye’nin belli hastanelerine “deneysel kullanım” amaçlı satılıyor olduğundan, kanunen [551 Nolu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 75(f)] herhangi bir ihlal faaliyetinde bulunmamaktadır. Savunma makamı ayrıca, aşağıdaki gerekçelerle EP 0 592 410 B1’in Türk ulusal uzantısının geçerliğini sorgulamaktadır; - Yenilikten uzak olma [551 Nolu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 7 & 129(a)] - Buluş yapma adımından uzak olma [551 Nolu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 9 & 129(a)] ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 9 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar - Yetersiz ifşaat [Kanun Hükmünde Kararname 551, Madde 47 & 129(b)] 2. İhtilaflı Patent (EP’410) İhtilaflı patent, bir dizi aralıklı tepeden (4) oluşan, genişleyebilir silindir-şekilli yivli bir yapıdan (2,3) oluşan stent ihtiva eden bir kateter (11) kullanılarak bedene yerleştirilen bir kapakçık protezini (9) ifşa etmektedir. Elastik açılır kapanır kapakçık (6) stente monte edilmiş, kapakçığın (6) komisüral noktaları (5) çıkıntılı tepelere (4) tutturulmuşlardır. Kapakçık protezi (9), balon kateterin (11) balon araçlarının (13) çevresine sıkıştırılabilir ve bir kanala, örneğin aort damarına (10) yerleştirilebilir. Protez kapakçık doğru şekilde yerleştirildiğinde balon araçlar (13) şişirilerek stenti genişletir ve bunu aort damarı çeperine sıkıştırır. Balon aracı, kapakçık protezinin yerleştirme ve genleşme esnasında sabit bağlanmasını sağlamak için boncuklarla (14) temin edilir. Kapakçık protezi (9) ve balon kateter (11), bir kardiyak kapakçık protezinin göğüs boşluğunun açılmasını gerektiren cerrahi bir müdahale olmadan yerleştirilmesini sağlar. Buluş özellikle tarifnameden alınan aşağıdaki şekillerle örneklenebilir. İhtilaflı Patent’e ilişkin Bağımsız İstem 1 (EP’410) aşağıdaki şekildedir; 1) Bedene implant edilmek üzere tasarlanmış ve elastik bir stent (1) üzerine takılan elastik bir açılır kapanır kapakçığı (6) içeren bir kapakçık protezi (9), tercihen de bir kardiyak kapakçık protezi olup, burada elastik açılır kapanır kapakçığın (6) komisüral noktaları (5) elastik stentin silindir yüzeyine (1) takılmıştır, karakterize edici özelliği, stentin katerizasyon tekniği aracılığıyla vücuda yerleştirmek için açılır kapanır kapakçıkla genişlemek ve katlanmak için radyal bir açılır kapanır ve tekrar-genişleyebilir silindirik destek araçlarından (7,8,24) yapılmış olmasıdır. 3. HERRVINC A.Ş.'nin (Savunma ve Karşı İddia Makamı) Görüşleri e) Yetersiz İfşaat Kanun Hükmünde Kararname 551, Madde 129(b)’ye göre buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse, bir patent hükümsüz sayılabilir. HERRVINC Inc. şirketi, FRANZCINER Inc. ve seleflerinin, klinik deneylerde kullanılabilecek bir ürün bulmalarının uzun zaman aldığını iddia ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 10 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar etmiştir. HERRVINC Inc.’in temsilcisine göre, FRANZCINER Inc.’in, ürünlerinin standarda uygun olmasını sağlamak için ürünlerinde sürekli modifikasyon yapması gerektiğini– yani rutin de olsa, kabul edilemez derece bir deneme-yanılma kast edildiğini ifade etmiştir. HERRVINC Inc. ayrıca, patentin İstemin gerektirdiği gibi, implanta uygun olacak kadar küçük bir cihazı tarif etmediğini ileri sürmekte ve tarifnamenin, cihazın klinik olarak nasıl implant edileceğini tarif etmesi gerektiğini, halbuki tarifnamede implantasyon hakkında açıklama bulunmadığını belirtmiştir. f) Yenilik Savunma (karşı iddia) makamı, 25 Nisan 1972 yılında Ersek’e verilen US Patent No 3,657,744’ün yeniliği yok ettiğini ileri sürmektedir. US’744, implante prostetik elemanların canlı bir vücuda hızlı ve olumlu bir şekilde tutturulmalarını destekleyecek bir cihaz ve yöntem ifşaatı yapmaktadır. Bu cihaz, prostetik elemanın tutturulduğu ve çevre doku ile iç içe geçmesine imkan verecek şekilde radyal olarak genişleyebilen biçim değiştirebilir bir maddenin silindir kovanından oluşmaktadır. Tutturma cihazı ve kalp kapakçığı, damar grefti, vb. gibi prostetik eleman, cerrahi müdahale öncesinde kurul tarafından hazırlanır. US’744’ün cihazı, aşağıdaki şekil 8’de gösterildiği gibi örneklendirilebilir; g) Yaratıcılık HERRVINC Inc., 1990 yılında, – her biri konusunda uzman bireylerden oluşan bir ekip de olabilen – teknikte uzman kişinin ihtilaflı patent (EP’410)’un 1. İsteminin gerekliliklerine cevap verecek bir cihaz ortaya koymak üzere Ersek cihazını değiştirmesinin mümkün olacağını iddia etmektedir. HERRVINC Inc. ayrıca, yine teknikte uzman kişinin, 8 Mayıs 1990 tarihinde Strecker’e verilmiş olan US Patent No 4,922,905’te ifşa edilen kalp kapakçığı stentini de, ihtilaflı EP’410’da belirtildiği gibi bir cihaza ulaşmak için değiştirmesinin mümkün olacağını iddia etmektedir. Tescili Strecker’e verilen US’905, aşağıda gösterilen stenti tarif etmektedir; h) İhlalin İnkarı HERRVINC Inc., kendi ürününün, büyük oranda sabit bir çapla, genellikle silindir şekilli bir stente sahip olmak yerine, kapakçıktan uzak uçta soğansı biçimde olduğunu iddia etmektedir. Üründe ayrıca, “radyal açılır kapanır ve yeniden genişleyebilir silindirik destek araçları” özelliği de bulunmamaktadır. Bu nedenle HERRVINC Inc., ürünlerinin EP’410 un istemlerinin koruma kapsamına girmediklerini ileri sürmektedir. HERRVINC Inc., ürününü her isteyene değil, sadece Türkiye’deki belli hastane bölgelerine verdiğini belirtmiştir. Bu, zorlu bir klinik programın ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 11 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar bir parçası olup, önemli bir özelliği, ürünü kullanacak kardiyologların, bir nevi usta-çıraklık şeması içinde diğerlerini eğitmelerine imkan vermek üzere, önce kendilerinin çok iyi bir şekilde eğitilmiş olmalarıdır. 4. c) FRANZCINER Inc’in (İddia ve Karşı Savunma Makamı) Görüşleri Hükümsüzlük talebine karşı FRANZCINER Inc., 1990 yılında (patentin yürürlük tarihi), kusurlu bir kalp kapakçığının değiştirilmesinin mümkün olduğunu ancak bunun ciddi bir göğüs ameliyatı gerektirdiğini ifade etmiştir. Hastanın göğsü açılmış, kusurlu kapakçık alınmış, ve yerine suni kalp kapakçığı dikilmiştir. Bu işlem, diğer şeylerin yanı sıra bir genel anestezi ve bir kalp-ciğer makinesi kullanımını gerektiriyordu. FRANZCINER Inc.’e göre, US’744, geleneksel açık göğüs ameliyatı geçirmekte olan bir hastaya implant edilecek kapakçıklı stenti tarif etmektedir. Ancak bu durum; EP’410’da ifşa edilen icat için söz konusu değildir, çünkü burada, bir açık göğüs ameliyatı gerekliliği elimine edilmiştir. Bu nedenle; US’744 ve US’905’e dayanılarak yapılan yenilik ve yaratıcılık saldırılarına karşı FRANZCINER Inc. ayrıca, önceki teknikte, cihazının “bir katerizasyon tekniği ile” implant edilmesi gerektiğine dair bir önerme olmadığını belirtmiştir. İstem 1, buluşun önceki durumuna göre yeni ve yaratıcıdır. d) İhlal iddiaları FRANZCINER Inc., patent EP’410’a göre stent ve kapakçığın, örneğin kalp kontraksiyonlarına göre, yüklendiğinde deforme olacağını ve yük kaldırıldığında kurtulacağını ileri sürmektedir. HERRVINC Inc.’in stent ve kapakçığı silindir şekilli olduğundan, yüklendiğinde deforme olmaya ve yük kaldırıldığında bu durumdan kurtulmaya müsaittir. HERRVINC Inc.’in ürünü aşağıda gösterildiği gibidir; Çıkan aort Koroner ostiyalı aortik sinüsler Aortik kapakçık anülus Sol karıncık FRANZCINER Inc.’e göre, HERRVINC Inc.’in ürünü EP’410’un 1. İsteminde koruma talep ediliği gibi “radyal açılır kapanır ve yenidengenişleyebilir silindir destek araçları”ndan yapılmıştır. HERRVINC Inc.’in sunduğu diğer bir karşıt görüşe göre, stenti “bir silindir destek aracından….. yapılmış” olmayıp, kapakçığının komisüral noktaları da “silindir yüzey”inin üzerine monte değildir. FRANZCINER Inc., HERRVINC Inc.’in ürünlerini ücretsiz vermiyor olduğunu, hatta her bir birim için önemli bir meblağı faturalandırdığını iddia etmektedir. Araştırma yapmalarının sebebi, bir gün çok para kazanabilme arzusudur. Ancak; HERRVINC Inc.’in yakın vadeli ve mevcut amacının gelir elde etmek olduğu inkar edilemez. Bu nedenle, HERRVINC Inc.’in faaliyetine “deneysel kullanım” olarak bakılamaz. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 12 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Plaintiff Attorney Prof.Av.Mario FRANZOSI Avvocati Associati Franzosi, Dal Negro, Setti, Milan Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute He was admitted in 1959 and his practise areas include International Transactions, Industrial Property, Antitrust and Arbitrations.He is the author of several articles and books. He is the Member of, among the others, AIPPI, LES, AIPLA and ATRIB.He is Past President George Washington Foreign Law Alumni, Professor of Business Law at Parma University (1963-1994), Director of Patents, IPC, at the University of Verona, and Visiting Proffessor of Industrial Propery at the University of Washington. M.Sci.Mech.Eng. Uğur Gürşat YALÇINER Plaintiff Patent Attorney Patent and Trademark Attorney Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Yalçıner Patent and Consulting Ltd., Ankara ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden önce Lisans sonra da Yüksek Lisans diploması aldı. ODTÜ’de Öğretim Görevlisi olarak çalıştıktan sonra WIPO’nun danışmanı olarak Türkiye, Mısır ve Gana’da görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında da Türk Patent Enstitüsü Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. YALÇINER, halen YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK firmasının ortağı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mahkemelerde Bilirkişilik yapmakta, ODTÜ’de part-time Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta,Patent ve Marka Vekilleri Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. YALÇINER aynı zamanda WIPO’nun Internet Alan Adları Hakemi olarak görev yapmaktadır. Sınai haklar ve uygulamaları konusunda yurtiçi ve yurtdışında deneyime sahip olan YALÇINER’in 4 kitap ve 300’den fazla makaleden oluşan yayınları bulunmaktadır. PATENT MOCK TRIAL - ISTANBUL JUNE 28, 2012 CLAIMANT (Counter Defendant) Address Attorney at Law Patent Attorney : : : : FRANCINER Inc. Denmark Prof. Av. Mario FRANZOSI M.Sci.Mech.Eng. Ugur G. YALCINER DEFENDANT (Counter Claimant) Address Attorney at Law Patent Attorney : : : : HERRVINC Inc. Turkey Dr. Dr. Jochen HERR M.Sci.Mech.Eng. Erkan SEVINC Subject of the Dispute : Heart valves manufactured and sold by Defendant infringe patent of EP 0 592 410 B1 that belongs to Claimant INTRODUCTION 1- Client Company FRANCINER Inc. is one of the most important, established and reputable Company, on manufacturing heart stents and heart valves, both in the World and Turkey. Client is always give importance to the issue of intellectual property rights and possesses many patents and trademark registration at home and abroad. 2- Defendant side HERRVINC Inc. manufactures heart stents and valve prosthesis which infringe the patent of EP 0 592 410 B1 that belongs to Claimant. The patent has a Turkish national extension which is in-force as of the date of the present suit. SCOPE OF EP 0 592 410 B1 EP 0 592 410 B1 owned by FRANCINER Inc. disclose a cardiac valve prosthesis and a balloon catheter. Claim 1 is the only independent claim and has a scope as follows: Claim 1: A valve prosthesis (9), preferably a cardiac valve prosthesis, for implantation in the body and comprising a collapsible elastical valve (6) which is mounted on an elastical stent (1) wherein the commissural points (5) of the elastical collapsible valve (6) are mounted on the cylinder surface of the elastical stent (1), characterized in that the stent is made from a radially collapsible and ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 13 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar re-expandable cylindrical support means (7,8,24) for folding and expanding together with the collapsible valve for implantation in the body by means of a technique of catheterization. Scope of Claim 1: A valve prosthesis comprising A. collapsible elastical valve mounted on an elastical stent B. commissural points on valve which are mounted on the cylinder surface of the elastical stent C. stent, made from radially collapsible and re-expandable cylindrical support for folding and expanding together with the valve D. implantation in the body by means of catheterization Figure 1 and 2 below show the features claimed in claim 1. Figure 1 Figure 2 EP 0 592 410 B1 owned by FRANCINER Inc. also discloses a balloon catheter. Claim 9 is the dependent claim to protect the balloon catheter. Its scope is below: Claim 9: A balloon catheter (11) for use in implantating a valve prosthesis (9) according to any of the preceding claims and comprising a channel (15) for injection of a fluid for the inflation of the balloon means (13) of the catheter and an insertion cap (11 A) wherein the balloon means (13) of the catheter and a collapsible valve prosthesis (9) mounted thereon are located during the injection, characterized in that the balloon means (13) are provided with a profiled surface (14) which is made to ensure a steady fastening of the valve prosthesis (9) during the withdrawal of the balloon means (13) from the protection cap (11 A) and the subsequent inflation for expanding the stent (1). Scope of Claim 9: A balloon cathether comprising A. a channel for injection of a fluid for the inflation of the balloon means B. an insertion cap wherein the balloon means of the catheter and a collapsible valve prosthesis mounted C. balloon means with a profiled surface which is made to ensure a steady fastening of the valve prosthesis Figure 4 below show the features claimed in claim 9. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 14 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar INFRINGMENT OF EP 0 592 410 B1 The features being protected by the patent EP 0 592 410 B1 owned by the client FRANCINER Inc. are explained above. The defendant, HERRVINC Inc., manufactures and sells heart valve prosthesis which infringes EP 0 592 410 B. The pictures of the infringing heart valve prostheses produced and sold by the defendant are below. As seen in the above picture, the product manufactured by HERRVINC Inc. involves a collapsible elastic valve which is mounted on a stent wherein the stent is made of collapsible and re-expandable cylindrical support. It is very obvious that the product of HERRVINC Inc. infringes the patent in question, because it consists all of the essential features of Claim 1 of EP 0 592 410 B1. Claim 1 of EP 0 592 410 B1 discloses that the valve should be collapsible and elastic. There is no restriction in claim 1 that the valve should be biological. Thus every natural or artificial material that can be used as valve material is in the scope of claim 1. Similarly material of the stent disclosed in claim 1, is not restricted in claim 1. Material of the stent should be collapsible and re❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 15 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar expandable cylindrical support. Consequently, since heart valve prosthesis of HERRVINC Inc., consists collapsible elastical valve mounted on an elastical stent and stent is made from collapsible and re-expandable cylindrical support, this product infringes the claim 1 of the patent in question. Additionally the defendant, HERRVINC Inc., manufactures and sells balloon catheters which infringes EP 0 592 410 B to insert the infringing heart valve prostheses. The picture of the infringing balloon catheter is below. It is clearly seen that the balloon catheters of the defendant HERRVINC Inc. infringe the claim 9 of the patent in question. CLAIMS FROM THE COURT, It is claimed from the court to decide for; • the cessation of the acts in infringement of the defendant, • the compensation of material and moral damages/prejudices incurred, • the confiscation and destruction of all the infringing products manufactured or imported by the defendant, • the disclosure by means of publication, to the public, of the court’s judgment rendered against the defendant by bearing the costs for such publication from the defendant. • The compensation of the extra damages due to the reputation of the invention, subject matter of the patent, is harmed/prejudiced from the manufacturing in a bad and the marketing in an improper manner of the client’s patented invention. STATEMENTS AGAINST THE CLAIMS OF INVALIDITY OF EP 0 592 410 B1 Insufficient Disclosure Defendant (and counter clamant) claims that patent simply describe a device that is small enough to be implanted, and description should include information about the procedure of clinical implantation. The description and claims of patent under dispute discloses the properties of a product which is valve prosthesis and another product of balloon catheter. Since the patent claim the product, there is no need to give information about the procedure of implantation. This patent does not claim a method for implantation. Nevertheless, implanting method is disclosed in column 9. Defendant and counter claimant has raised 2 Documents by claiming those destroy novelty and inventive step of the patent EP’410. These are; D1: US 3 657 744 D2 : US 4 922 905 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 16 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Novelty and Inventive Step US 3 657 744 discloses a device and method for facilitating the rapid positive fixation of implanted prosthetic members in the body. Scope of Claim 1 of EP 0 592 410 has been explained above in detail. The novelty destroying document must include all four features of Claim 1. US’744 discloses a stent with valve attached, for the purpose of implantation via an open chest surgery however the invention disclosed in EP’410, is applied by implantation in the body by means of catheterization. US 4 922 905, figure 12 discloses three rhomboid valves mounted in triangular segments of tubular section. Valves consist, for example, of a finely meshed web of woven wires whose wires crossing each other run in parallel with two rhombus (diamond) edges. As it is seen, there are no common features with US’905 and the invention of EP’410. Besides US’905 is silent about the cylindrical stent and implantation of valve prosthesis by means of catheterization technique. When both the documents US’744 and US’905 are combined, the features claimed by the patent in question are not obvious for a person skilled in the art. Statements against Defendant’s pleadings for infringement Defendant claims that the product produced by his client lacks feature of “made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means”. However, to be implantable valve prosthesis, the stent should be made from a collapsible re-expandable material. Defendant also claims that their product is bulbous at its end remote from valve, so it is not a constant diameter cylinder. However there is no any disclosure in the description of patent under dispute that the stent should be constant diameter cylinder. Besides the product of HERRVINC Inc., is only bulbous at its one end. Whole stent is not bulbous. This means that there is a cylinder body and one end of this body is bulbous. The defendant states that HERRVINC Inc. apply their products for experimental use. It is clear that defendant does not supply their product gratis; they invoice a very substantial amount for each infringing prostheses. Therefore, the activity of HERRVINC Inc. cannot be considered as “experimental use”. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 17 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Plaintiff Attorney Prof.Av.Mario FRANZOSI Avvocati Associati Franzosi, Dal Negro, Setti, Milan Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute He was admitted in 1959 and his practise areas include International Transactions, Industrial Property, Antitrust and Arbitrations.He is the author of several articles and books. He is the Member of, among the others, AIPPI, LES, AIPLA and ATRIB.He is Past President George Washington Foreign Law Alumni, Professor of Business Law at Parma University (1963-1994), Director of Patents, IPC, at the University of Verona, and Visiting Proffessor of Industrial Propery at the University of Washington. M.Sci.Mech.Eng. Uğur Gürşat YALÇINER Plaintiff Patent Attorney Patent and Trademark Attorney Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Yalçıner Patent and Consulting Ltd., Ankara ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden önce Lisans sonra da Yüksek Lisans diploması aldı. ODTÜ’de Öğretim Görevlisi olarak çalıştıktan sonra WIPO’nun danışmanı olarak Türkiye, Mısır ve Gana’da görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında da Türk Patent Enstitüsü Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. YALÇINER, halen YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK firmasının ortağı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mahkemelerde Bilirkişilik yapmakta, ODTÜ’de part-time Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta,Patent ve Marka Vekilleri Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. YALÇINER aynı zamanda WIPO’nun Internet Alan Adları Hakemi olarak görev yapmaktadır. Sınai haklar ve uygulamaları konusunda yurtiçi ve yurtdışında deneyime sahip olan YALÇINER’in 4 kitap ve 300’den fazla makaleden oluşan yayınları bulunmaktadır. KURGU PATENT DAVASI - ISTANBUL 28 HAZİRAN 2012 DAVACI (Karşı Davalı) Adres Avukat Patent Vekili : : : : FRANZCINER Inc. Danimarka Prof. Av. Mario FRANZOSI Mastırlı Makine Mühendisi Ugur G. YALCINER DEFENDANT (Counter Claimant) Adres Avukat Patent Vekili : : : : HERRVINC Inc. Türkiye Dr. Dr. Jochen HERR Mastırlı Makine Mühendisi Erkan SEVINC : Davalı tarafından üretilen ve satılan kalp kapakçıklarının Davacıya ait EP 0 592 410 B1 patentini ihlal etmesi İhtilaf Konusu GİRİŞ Müvekkil Şirket FRANZCINER Inc., Dünya’da ve Türkiye’de kalp stentleri ve kalp kapakçıklarının üretimini sağlayan önemli, esaslı ve tanınmış şirketlerden biridir. Müvekkil, hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerdeki çeşitli patentler ve marka kayıtlarına sahip olup bu marka ve patentlerin fikri mülkiyet hakları hususuna büyük önem vermektedir. Davalı taraf HERRVINC Inc., Davacıya ait EP 0 592 410 B1 patentini ihlal eden kalp stentleri ve kapakçık protezleri üretmektedir. Patent, mevcut dava tarihi itibariyle yürürlükte olan Türkiye uzantısına sahiptir. EP 0 592 410 B1’in Kapsamı FRANZCINER Inc, şirketinin mülkiyetinde bulunan EP 0 592 410 B1, bir kalp kapakçık protezini ve balon kateterini ifşa etmektedir. İstem 1, tek bağımsız istemdir ve kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir: ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 18 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar İstem 1: Bedene implant edilmek üzere tasarlanmış ve elastik bir stent (1) üzerine takılan elastik bir açılır kapanır kapakçığı (6) içeren bir kapakçık protezi (9), tercihen de bir kardiyak kapakçık protezi olup, burada elastik açılır kapanır kapakçığın (6) komisüral noktaları (5) elastik stentin silindir yüzeyine (1) takılmıştır, karakterize edici özelliği, stentin katerizasyon tekniği aracılığıyla vücuda yerleştirmek için açılır kapanır kapakçıkla genişlemek ve katlanmak için radyal bir açılır kapanır ve tekrar-genişleyebilir silindirik destek araçlarından (7,8,24) yapılmış olmasıdır. İstem 1’in Kapsamı: Kapakçık protezi şunları içermektedir; E. Bir elastik stent üzerine monte edilmiş açılıp kapanabilir elastik kapakçık F. Elastik stent’in silindir yüzeyine monte edilen kapakçıktaki komisüral noktalar G. Kapakçıkla birlikte katlanma ve genişleme için radyal olarak açılıp kapanabilen ve genişleyebilen silindir destekten yapılan stent. H. Katerizasyon yoluyla vücuda implantasyon Aşağıdaki Şekil 1 ve 2, İstem 1’de koruma talep edilen özellikleri göstermektedir. Şekil 1 Şekil 2 FRANZCINER Inc.’in mülkiyetinde bulunan EP 0 592 410 B1 aynı zamanda bir balon kateteri açıklamaktadır. İstem 9, balon kateterin korunması için bağlı istemdir. Bu istemin kapsamı aşağıdaki gibidir: İstem 9: Önceki istemlerden herhangi birine göre bir kapakçık protezini (9) implant edilmesi için kullanılması amaçlanan ve kateterin balon araçlarının (13) inflasyonu için bir sıvının enjeksyionu amaçlı bir kanalı (15) ve bir koruma kapsülünü (11A) içeren bir balon kateteri (11) olup, burada katetetin balon aracı (13) ve bunun üzerine monte edilen açılıp kapanabilir bir kapakçık protezi (9) enjeksiyon esnasında yerleştirilmiştir, karakterize edici özelliği, balon aracının (13) balon aracının (13) koruma kapsülünden (11 A) geri çekilmesi ve stentin (1) genişletilmesi için müteakip inflasyon esnasında kapakçık protezinin (9) sabit bir şekilde tutturulması için yapılmış bir profilli yüzey (14) ile tedarik edilmiş olmasıdır. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 19 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar İstem 9’un kapsamı: Bir balon kateter aşağıdakileri içermektedir: D. Balon araçlarının inflasyonu için bir sıvı enjeksiyon kanalı E. Kateterin balon araçlarının ve açılıp kapanabilir kapakçık protezinin monte edildiği bir koruma kapsülü F. Kapakçık protezinin sabitlenmesini sağlamak için bir profilli yüzeye sahip balon araçları Aşağıdaki Şekil 4, İstem 9’da koruma talep edilen özellikleri göstermektedir. EP 0 592 410 B1’in İHLAL EDİLMESİ Müvekkil FRANZCINER Inc.’in mülkiyetinde bulunan EP 0 592 410 B1 patenti ile korumaya alınan özellikler yukarıda açıklanmıştır. Davalı HERRVINC Inc., EP 0 592 410 B’nin ihlaline neden olan kalp kapakçıkları protezlerinin üretimini ve satışını yapmaktadır. Davalı tarafından üretilen ve satılan kalp kapakçık protezlerinin resimleri aşağıda gösterilmektedir. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 20 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Yukarıdaki resimden de görüleceği üzere, HERRVINC Inc. tarafından üretilen ürün, bir stent üzerine monte edilebilen bir açılabilir kapanabilir elastik kapakçığı içermektedir burada stent açılabilir kapanabilir ve yeniden genişleyebilir silindirli destekten yapılmıştır. HERRVINC Inc. ürününün, söz konusu patent haklarını ihlal ettiği açıktır çünkü, EP 0 592 410 B1’in 1. İsteminin tüm esas özelliklerini kapsamaktadır. EP 0 592 410 B1’in 1. İstemi, kapakçığın, açılıp kapanabilen ve elastik olması gerektiğini açıklamaktadır. İstem 1’de kapakçığın, biyolojik olması gerektiğine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu yüzden, kapakçık malzemesi olarak kullanılabilen doğal ya da suni malzemeler, İstem 1’in kapsamı içinde yer almaktadır. Aynı şekilde, İstem 1’de açıklanan stent malzemesi, İstem 1’de sınırlandırılmamaktadır. Stent malzemesi, açılıp kapanabilir ve genişleyebilir silindir destekli olmalıdır. Sonuç olarak, HERRVINC Inc.’in kalp kapakçık protezinin, elastik stent üzerine monte edilen açılıp kapanabilir elastik kapakçıktan oluşması ve stent’in, açılıp kapanabilen ve yeniden genişleyebilen silindirli destekten yapılması nedeniyle, bu ürün, söz konusu patentin 1 nolu iddiasını ihlal etmektedir. Ayrıca, davalı HERRVINC Inc., kalp kapakçık protezlerini ihlal eden EP 0 592 410 B’yi ekleyerek balon kateteri üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. İhlal durumundaki balon katetere ilişkin resim aşağıda sunulmaktadır. Davalı HERRVINC Inc.’in, balon kateterlerinin söz konusu patentin 9. İstemini ihlal ettiği açıkça görülmektedir. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 21 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar MAHKEMEDEN TALEP EDİLENLER, Mahkemeden aşağıda belirtilen hususların karara bağlanılması için talepte bulunulmaktadır: • Davalı’nın ihlale neden olan eylemlerinin sona erdirilmesi, • Maddi ve manevi zarar/oluşan hasarların tazmini, • Davalı tarafından üretilen ya da ithal edilen ihlal durumundaki tüm ürünlere mahkeme kararıyla el konulması ve imha edilmesi, • Masrafları davalı tarafından karşılanmak üzere davalıya karşı verilen mahkeme kararının kamuya yayın vasıtasıyla ifşa edilmesi. • Müvekkilin patentli buluşunun kötü bir şekilde imal edilmesinden ve uygunsuz bir şekilde pazarlanmasından mütevellit, patentin konusu buluşun tanınmışlığının zarar görmesi/tanınmışlığına halel gelmesi nedeniyle ortaya çıkan ekstra masrafların karşılanması. EP 0 592 410 B1’in GEÇERSİZLİK İDDALARINA KARŞI BEYANAT Yetersiz İfşaat Davalı (ve karşı Davacı), patentin sadece, implant edilmek için yeterince küçük bir cihazı açıkladığını ve tanımın, klinik implantasyonun prosedürüne ilişkin bilgi içermesi gerektiğini iddia etmektedir. İhtilaflı patentin tarifnamesi ve bu patente yönelik iddialar, kapakçık protezi ve balon kateterin başka bir ürünü olan bir ürünün özelliklerini ifşa etmektedir. Patentin ürün için koruma talep ettiğinden, implantasyon prosedürüne ilişkin bilgi verilmesine gerek yoktur. Bu patent, bir implantasyon yöntemi için koruma talep etmemektedir. Bununla beraber, implantasyon yöntemi, 9. Sütunda ifşa edilmektedir. Davalı ve karşı Davacının iddiaları, EP’410 patentinin yeniliğine ve buluş yapma adımına zarar verdiği iddiası ile 2 adet Doküman ibraz etmiştir. Bunlar; D1: US 3 657 744 ve D2 : US 4 922 905’tir. Yenilik ve Buluş Yapma Adımı: US 3 657 744, vücut içindeki implante prostetik üyelerin hızlı pozitif sabitlenmesinin kolaylaştırılması için bir cihazı ve yöntemi ifşa etmektedir. EP 0 592 410’nin 1.isteminin kapsamı, yukarıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Yeniliği tahrip eden Doküman, İstem 1’in tüm özelliklerini kapsamalıdır. US’744, bir açık göğüs ameliyatı ile implantasyonu gerçekleştirmek için ekli kapakçıklı bir stenti açıklamaktadır. Ancak, EP’410’da ifşa edilen buluş, implantasyonu kateterizasyon ile vücutda uygulamaktadır. US 4 922 905, Şekil 12, boru profilinde üçlü dilimlerde monte edilen üç adet rombiod kapakçığını açıklamaktadır. Örneğin kapakçıklar, iki baklava (elmas) biçimindeki kenarla paralel olarak birbirlerine göre çaprazlama giden kabloların tel örgülerinin sık ilmekli bir ağından oluşmaktadır. Görüldüğü gibi, US’905 ve EP’410’un buluşu ve özelliklerinde ortak nokta bulunmamaktadır. Ayrıca, US’905’te, katerizasyon tekniği ile kapakçık protezinin implantasyonu ve silindirik stent’e ilişkin açıklama yoktur. US’744 ve US’905 belgelerinin her ikisinin bir araya getirilmesi durumunda, söz konusu patent ile koruma talep edilen özellikler, teknikte uzman bir kişi için açık değildir. İhlale yönelik Davalının savunmasına karşı beyanatlar Davalı, müvekkili tarafından üretilen ürünün “radyal olarak açılıp kapanabilen ve yeniden genişleyebilen silindirik destek araçlarından elde edilme” özelliğinden yoksun olduğunu iddia etmektedir. Ancak, implante edilebilir kapakçık protezleri açısından, stentin, açılıp kapanabilir ve genişleyebilir malzemeden yapılması gereklidir. Davalı aynı zamanda, ürünlerinin, kapakçıktan uzak uçta soğan biçiminde olduğunu bu yüzden, sabit silindir çaplı olmadığını iddia etmektedir. Ancak, stentin sabit silindir çaplı olması bakımından, ihtilaflı patentin tanımında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ayrıca, HERRVINC Inc.’in ürünü sadece bir uçta soğan şeklindedir. Tüm stent, soğan şeklinde değildir. Bu durum ise, silindir bir ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 22 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar gövde bulunduğu ve bu gövdenin bir ucunun soğan şeklinde olduğu anlamına gelmektedir. Davalı, HERRVINC Inc.’in kendi ürünlerini deneysel kullanım için uyguladığını iddia etmektedir. Davalının, kendi ürününü karşılıksız/bedelsiz tedarik etmediği açıktır; tüm ihlal edilen protezler için oldukça yüklü miktar fatura etmektedir. Bu nedenle, HERRVINC Inc.’in çalışmaları, “deneysel kullanım” olarak düşünülemez. 1 2 3 4 5 6 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 23 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 7 8 9 10 11 12 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 24 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 13 14 15 16 17 18 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 25 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 19 20 21 22 23 24 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 26 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Defendant Attorney Dr.Dr.Jochen HERR Partner, Field Fisher Waterhouse LLP, Munich Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Dr. Dr. Jochen Herr studied mechanical and process engineering as well as law. He is one of the few lawyers in Germany who is admitted as an attorney at law and a German and European patent attorney. He is specialized in patent litigation proceedings before the German infringement courts, the German Federal Patent Court (nullity actions) and the German and European patent office (opposition proceedings). Here he can call on his vast experience in different technical fields (e.g. high tech, electro-mechanics, biotech, pharma). He is also experienced in license agreements, research and development contracts as well as matters of know-how protection. He advises companies in all matters of patent strategies. M.Sci.Mech.Eng. Erkan SEVİNÇ Defendant Patent Attorney European Patent Attorney Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Istanbul Patent and Trademark Consultancy Ltd., Istanbul İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlamıştır.2000 yılından bu yana patent vekilliği yapmakt,a yerli ve yabancı müşterileri Türk Patent Enstitüsü (TPE), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde temsil etmekt; yapılar, araç güvenliği, tıbbi cihazlar, ısı transferi cihazları, malzeme teknolojileri, ölçme ve test ekipmanları ve imalat teknolojileri de olmak üzere birçok mekanik ve elektro-mekanik alanda fikri mülkiyet hakları ile ilişkili danışmanlık sunmaktadır. Patent tarifnamelerinin taslaklanması, tecavüz, hükümsüzlük ve koruma kapsamı analizleri ve itirazların hazırlanması sıklıkla yerine getirdiği görevler arasında yer almaktadır.LES, FICPI, EPI ve AIPPI üyesi olan Erkan Sevinç, İstanbul’da bulunan sınai mülkiyet ihtisas mahkemeleri tarafından sıklıkla bilirkişi olarak görevlendirilmektedir. RESPONSE OF THE DEFENDANT June 12, 2012 1. Introduction Our client, HERRVINC Inc., is well-known heart valve company in the world and is a major competitor of the claimant. Its manufacturing plant is located in Istanbul and is accused of infringement of rights arising from EP 0 592 410 B1 (hereinafter "patent in suit" or EP '410) owned by the claimant FRANZCINER Inc. We believe that heart valves manufactured and sold by our client HERRVINC Inc. are NOT infringing at least for the following reasons: - the accused product does not fall within the scope of protection conferred by the independent claim 1 of EP’410, - the accused product is sold ONLY to selected hospitals in Turkey for the purpose of “experimental use”, which is by law [Decree Law 551, Art. 75(f)], excluded from being an infringing activity. We further believe that the patent in suit is invalid in view of the prior art; D1: US 3,657,744 D2: US 4,922,905 D1 and D2 were not considered during the prosecution of EP’410. D1 and D2 will be used to prove that claim 1 of EP’410 is neither novel nor involving an inventive step . It is further asserted that the patent in suit does not disclose the alleged invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 27 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 2. No Patent Infringement 2.1 Scope of protection of claim 1 Claim 1, which is the sole independent claim of EP '410, may be divided into the following claim features: a) A valve prosthesis (9), preferably a cardiac valve prosthesis, for implantation in the body, and b) comprising a collapsible elastical valve (6) c) which is mounted on an elastical stent (1) wherein d) the commissural points (5) of the elastical collapsible valve (6) are mounted on the cylinder surface of the elastical stent (1), - preamble e) the stent is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means (7,8,24) for folding and expanding together with the collapsible valve for implantation in the body by means of technique of catheterization. - characterizing part - Figures 2, 3, 4 of the patent in suit are shown below. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 28 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar As illustrated in Figure 2, the patent is suit describes a stent made of two folded surgical stainless steel wires 2, 3 to form two superposed rings secured together by sutures and having three tall loops 4. To this stent a natural pig heart valve 6, suitably cleaned, is secured by suturing. The commissural points 5 of this heart valve are secured to the tallest loops, thus providing a sort of "threecornered hat" structure. Essentially, the commissural lines of a heart valve are where the edges of the valve leaflets meet, and so a commissural point is where the corners do. The patent in suit indicates that a suitably adapted valve would be used in the case of humans and it says that instead of a biological valve it would be possible to have a valve made from synthetic materials. Figure 3 is a partial view through the aorta illustrating a partially inflated balloon catheter. Figure 4 is a cross section through the embodiment shown in Figure 3. The patent also describes a device with a stent with a closed wall, which may be self-expanding once in place. All of the devices shown in the diagrams of the patent have stents of essentially cylindrical conformation. Although the patent refers to trials on pigs, it contains no results of those trials. 2.2 No realization of features d and e of claim 1 The accused product does at least not realize features d and e of Claim 1. Features d and e of Claim 1 require that the stent is made from a "cylindrical support means" and that the commissural points of the valve are mounted on the "cylinder surface" of that stent: Feature d indicates that “the commissural points (5) of the elastical collapsible valve (6) are mounted on the cylinder surface of the elastical stent (1)", according to feature e “the stent is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means (7,8,24)”. According to the claim wording the skilled person understands that the device must be cylindrical with a constant cross-section when the device is free in air i.e. before being compressed onto the balloon or delivery catheter. A cylinder, by its definition and as understood by the skilled person, shall have (essentially) a uniform cross section. All of the devices shown in the diagrams of the patent is suit have stents of essentially cylindrical conformation. As an example, reference is made to Fig. 11 of the patent in suit which shows the valve prosthesis with a closed cylinder surface; ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 29 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Thus, Claim 1 of the patent in suit requires that the stent be generally cylindrical (i.e. substantially cylindrical) in its natural and free condition as manufactured, and not in a condition where it is deformed whether by being compressed onto a balloon or inserted into a patient. The Claim says that the stent is "made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means". The Claim is addressing a valve prosthesis "for" implantation in the body, not one that is already there. All of the Figures in the patent show a generally cylindrical stent. The following is an illustration of the accused product: It becomes obvious that the stent of the attacked embodiment is not in the shape of cylinder. Instead of having a stent with generally cylindrical shape i.e. with a substantially constant diameter, the accused product is bulbous at its end remote from its valve. Its diameter at its bulbous end is about twice as great as its narrow end. Thus, the accused product does not have a uniform cross section. Even though the patentee may argue that the lower part of the stent appears as a cylinder, then it must be noted that the commissural points (5) are mounted on the upper (bulbous) part, which has varying diameter. Hence, it is shown that feature d of Claim 1 is not realized by the accused product. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 30 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Reverting back to feature e of Claim 1 where it is indicated that “the stent is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means (7,8,24)”, we must mention that the accused product does not have a cylindrical support means since the diameter of support means is varying lengthwise, hence making the same something different than a cylinder. Hence, it is shown that feature e of Claim 1 is not realized either by the accused product. 3. Experimental Use Even though it is already proved that the accused product does not fall within the scope of protection conferred by the claim 1 of EP’410, we would further like to mention that our client HERRVINC Inc., cannot be accused of patent infringement since the product is available only to a selected number of hospitals which provide feedback on the operability of the valve stent combination in order to help HERRVINC Inc., to improve a better product having increased safety. In nowhere of its evidences the claimant was able to prove that the product was sold or offered for sale across the country. It must be understood that application of the accused product is part of a formidable clinical programme, an important feature of which is that cardiologists are carefully trained in the use of the product, and then train others. Since the product is not available for sale to a hospital which is not part of the present clinical programme, the defendant cannot be accused of patent infringement pursuant to Art. 75(f) D.L.551. Invalidity of claim 1 of patent in suit 4. Insufficient Disclosure Art. 129(b) D.L. 551 provides that a patent may be revoked if its specification does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art. It must be noted that the patentee FRANZCINER Inc. spent extremely long time to come up with a product that could be entered in clinical trials. The claimant had to keep making modifications to its product to get it up to standard only because of an unacceptable degree of trial and error, albeit routine. While the patent EP’410 was filed in May 1991, the first implementation on humans took place in August 2003, i.e. 12 years after filing, whereas application for CE approval took place in summer 2007, i.e. 16 years after filing. This enormous delay proves that the patent as filed in fact contains insufficient disclosure for the skilled person to realize the invention. A further point is the fact that the specification of EP’410 should have described how that device was to be implanted clinically, whereas the specification is silent on the implantation. Besides, the patent in suit does not disclose any actual results – even in pigs – that demonstrated that the device would work. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 31 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Therefore, we believe that the specification of the patent in suit does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art. 5) Lack of Novelty We believe that D1 (US 3,657,744 /Ersek et al, 25 April 1972) destroys novelty of Claim 1 of the patent in suit. D1 discloses a stent, with valve attached, for the purpose of implantation in a patient who is undergoing conventional open chest surgery. The aim of D1 is to have a device that the surgeon can implant rapidly, thus reducing the time required for that operation where "every minute is important". In order to achieve that aim D1 proposes a cylindrical tubular sleeve with valve attached. Prior to surgery this is mounted on a purpose-built expansion tool, which has a sort of pistol grip with a trigger. During the operation the surgeon forces the device into place and expands the sleeve using the tool. The sleeve is an openwork cylinder made of a stainless steel. When it is expanded its sharp edges embed themselves into the wall of the blood vessel. These help to make the device stay in place because a natural biological process occurs (endothelialisation) in which tissue rapidly covers the metal. Hence, D1 discloses a device and method for facilitating the rapid positive fixation of implanted prosthetic members in a living body. The device comprises a tubular sleeve of deformable material to which the prosthetic member is secured and which is capable of being expanded radially into intimate engagement with surrounding tissue. The fixation device and prosthetic member, such as heart valve, vessel graft, etc., are prepared by assembly prior to surgery. The device of D1 may be exemplified by Fig. 8 as shown below; Reference numbers being taken from D1, the disclosure of D1 comprises all claim features as shown below; a) A valve prosthesis (10), b) comprising a collapsible elastical valve (45) c) which is mounted on an elastical stent (16) ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 32 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar wherein d) the commissural points (46) of the elastical collapsible valve (45) are mounted on the cylinder surface of the elastical stent (16), characterized in that e) the stent is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means (16) The term “for folding and expanding together with the collapsible valve for implantation in the body by means of technique of catheterization” found by the end of feature e is merely defining a purpose and is non-limiting. 6) Lack of Inventive Step Even if we believe that though D1 is novelty destroying prior art, should the Court finds Claim 1 novel over D1, we must indicate that it would be obvious to the skilled person – who may be a team of persons each with appropriate skills – in 1990 to modify the valve stent of D1 as to arrive at the device as defined in Claim 1 of EP’410. Once the PROBLEM SOLUTION APPROACH is applied. Identification of the person skilled in the art: An cardiologist with access to advice from an experience fabricator of stents. The skilled person may be a team of persons each with appropriate skills, whereas the members of this team possess the common general knowledge of stents which are implantable by a technique of catheterization, by the date 1990. Closest prior art : D1=US 3,657,744 Distinguishing feature; The valve stent device is not implanted ‘by a technique of catheterization’. Technical effect of the distinguishing feature; The valve stent device is delivered through a narrow passage, and not implanted in open heart surgery. Objective technical problem: The objective problem is how to adapt or modify the valve stent device of D1 such that it can be delivered through a blood vessel. Obviousness: Having the knowledge of D1 and in view of the common general knowledge, the skilled person would be able to modify the valve stent device of D1 and would be able to implant the same by a technique of catheterization. It should be taken into consideration that the relevant common general knowledge includes a knowledge of stents which are implantable by a technique of catheterization. It goes without saying that the stent specialist has all the common general knowledge that is required to fabricate such a stent, if thought of; and that the cardiologist has a sound knowledge of interventional techniques that are to be expected of a competent member of his profession. In this context, reference is made to the "Palmaz stent" which was publicly available at priority date of the patent in suit and which discloses a stent delivered through a blood vessel as shown below: ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 33 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Palmaz stent We further believe that it was obvious to the skilled person to modify the heart valve stent disclosed in D2 (US’905) to arrive at a device as claimed in the patent in suit. D2 discloses a stent as shown below; The general idea of D2 is to have a dilatation catheter for treating e.g. arterial walls, so devised “as to preclude as far as possible any collapse of the vessel walls”. There is a stent which is radially expandable by the balloon and which, once expanded, stays that way as was mentioned in feature e of Claim 1. As seen in Figures 12-14 there is described an internal aortic valve 51. The device comprises a tubular section 52 “made by crocheting, knitting or the like” and a valve 51 consisting “for example, of a finely meshed web of woven wires whose wires crossing each other run in parallel with two rhombus (diamond) edges”. Figure 12 (on the left-hand side, below) shows the device before radial dilation and Figure 12 (right-hand side) after radial dilation; in these Figures only one leaflet is visible. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 34 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar We will not apply problem solution approach once again for D2, however if D2 is assumed to be the closest prior art, if or when the skilled person did not wish to pursue the precise design of valve leaflet set out in D2, it would be obvious in 1990 to replace it with a known and available biological or pericardial alternative. Hence, a device as claimed in Claim 1 of EP’410 is obvious in view of D2 and common general knowledge at the time of filing of EP’410 under dispute. 7) Conclusion For and on behalf of our client HERRVINC Inc. i. We request the Court decides that the products of HERRVINC Inc. are NOT infringing for the reasons outlined in paragraphs 2 and 3 above. ii. We request that the Court declares the EP’410 patent invalid pursuant to Art. 129 (a) and 129(b) for the reasons outlined in paragraphs 4,5 and 6 above. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 35 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Defendant Attorney Dr.Dr.Jochen HERR Partner, Field Fisher Waterhouse LLP, Munich Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Dr. Dr. Jochen Herr studied mechanical and process engineering as well as law. He is one of the few lawyers in Germany who is admitted as an attorney at law and a German and European patent attorney. He is specialized in patent litigation proceedings before the German infringement courts, the German Federal Patent Court (nullity actions) and the German and European patent office (opposition proceedings). Here he can call on his vast experience in different technical fields (e.g. high tech, electro-mechanics, biotech, pharma). He is also experienced in license agreements, research and development contracts as well as matters of know-how protection. He advises companies in all matters of patent strategies. M.Sci.Mech.Eng. Erkan SEVİNÇ Defendant Patent Attorney European Patent Attorney Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Istanbul Patent and Trademark Consultancy Ltd., Istanbul İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlamıştır.2000 yılından bu yana patent vekilliği yapmakt,a yerli ve yabancı müşterileri Türk Patent Enstitüsü (TPE), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde temsil etmekt; yapılar, araç güvenliği, tıbbi cihazlar, ısı transferi cihazları, malzeme teknolojileri, ölçme ve test ekipmanları ve imalat teknolojileri de olmak üzere birçok mekanik ve elektro-mekanik alanda fikri mülkiyet hakları ile ilişkili danışmanlık sunmaktadır. Patent tarifnamelerinin taslaklanması, tecavüz, hükümsüzlük ve koruma kapsamı analizleri ve itirazların hazırlanması sıklıkla yerine getirdiği görevler arasında yer almaktadır.LES, FICPI, EPI ve AIPPI üyesi olan Erkan Sevinç, İstanbul’da bulunan sınai mülkiyet ihtisas mahkemeleri tarafından sıklıkla bilirkişi olarak görevlendirilmektedir. SAVUNMA MAKAMININ CEVABI 12 Haziran 2012 1. Giriş Müşterimiz HERRVINC Inc., dünyaca ünlü bir kalp kapakçığı şirketi olup, iddia makamının ciddi bir rakibidir. Üretim fabrikası İstanbul’dadır ve iddia makamı FRANZCINER Inc.’in sahip olduğu EP 0 592 410 B1’den (bundan böyle “dava konusu patent” veya EP’410 olarak geçecektir) doğan hakların ihlali ile suçlanmaktadır. HERRVINC Inc.’in üretip satıyor olduğu kalp kapakçıklarının en azından aşağıdaki sebeplerle herhangi bir ihlalde BULUNMADIĞI inancındayız: - suçlanan ürünler, EP’410’un 1. bağımsız isteminin bahşettiği koruma kapsamına girmemektedir, - suçlanan ürün YALNIZCA Türkiye’deki belli hastanelere “deneysel kullanım” amaçlı satılıyor olup, kanunca [Kanun Hükmüne Kararname 551, Madde 75(f)] ihlal faaliyetinde bulunabilecek ürünler kapsamından hariç bırakılmıştır. Ayrıca, dava konusu patentin, teknik bilginin buluştan önceki durumu bakımından da geçersiz olduğu kanaatindeyiz; D1: US 3,657,744 D2: US 4,922,905 EP’410’un uygulaması sırasında D1 ve D2 düşünülmemiştir. D1 ve D2, EP’410’un 1. isteminin yenilikçi olmadığını veya buluş yapma adımı içermediğini ispatlamak için kullanılacaktır. Ayrıca dava konusu patentin, öne sürülen icadı, konusunda uzman bir kişi tarafından kullanılmasına imkan verecek açık ve bütünlüklü bir şekilde ifşa etmediği öne sürülmektedir. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 36 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 2. Patent İhlali İddiasının Reddi 2.1 1. İstemin koruma kapsamı 1. İstem, EP’410’un tek bağımsız istemi olup, aşağıdaki istem özelliklerine bölünebilir: a) Bedene implant edilmek üzere tasarlanmış bir kapakçık protezi (9), tercihen de bir kardiyak kapakçık protezi olup, b) elastik açılır kapanır kapakçıktan (6) oluşur, c) bu kapakçık, elastik bir stent (1) üzerine takılır, burada d) elastik açılır kapanır kapakçığın (6) komisüral noktaları (5), elastik stentin silindir yüzeyine (1) takılır, -önsöz- e) stent, katerizasyon tekniği aracılığıyla vücuda implant edilmek için açılır kapanır kapakçıkla birlikte genişleyip katlanmak için radyal açılır kapanır ve tekrar-genişleyebilir silindirik destek araçlarından (7,8,24) yapılmış olmakla karakterizedir. -karakterizasyon kısmı- Dava konusu patente ait Şekil 2, 3, 4 aşağıda verilmiştir: ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 37 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Şekil 2’de gösterildiği üzere, dava konusu patent, üç uzun kıvrımı (4) olup, cerrahi iplerle birbirine tutturulan iki üst üste konumlandırılmış halka oluşturmak üzere iki adet katlanabilir cerrahi paslanmaz çelik telden (2,3) yapılmış bir stenti tarif etmektedir. Bu stente, uygun şekilde temizlenmiş, domuza ait doğal bir kalp kapakçığı (6) yine cerrahi iple tutturulur. Bu kalp kapakçığının komisüral noktaları (5) en uzun kıvrımlara tutturulur, böylelikle bir çeşit “üç-köşeli şapka” yapısı sağlanmış olur. Bir kalp kapakçığının komisüral hatları, kapakçık yaprakçık uçlarının bir araya geldiği yerde olduğundan, komisüral nokta da köşelerin yaptığı yerdir. Dava konusu patent, insanlarda uygun şekilde adapte edilmiş bir kapakçığın kullanılacağını gösterir ve biyolojik bir kapakçık yerine, sentetik materyallerden yapılma bir kapakçığın mümkün olacağını ifade eder. Şekil 3, kısmen şişirilmiş bir balon kateteri gösteren aort damarı içerisinden kısmi görüntüyü vermektedir. Şekil 4, Şekil 3’te gösterilen cismin çapraz kesitidir. Patent ayrıca, yerinde bir kereliğine kendinden genişlemeli olabilen, kapalı çeperli stentli bir cihaz tarifini de vermektedir. Patentin diyagramlarında gösterilen tüm cihazların silindir şekilli stentleri bulunur. Patent, domuzlar üzerinde denemeden bahsediyor olsa da, bu denemelerin sonuçlarını içermemektedir. 2.2 1. İstemin d ve e özelliklerinin gerçekleştirilmemesi Suçlanan ürün en azından 1. istemin d ve e özelliklerini taşımamaktadır. 1. İstemin d ve e özellikleri, stentin, “silindirik destek araçlarından” yapılmış olmasını, ve kapakçığın komisüral noktalarının, bu stentin “silindir yüzey”ine monte edilmesini gerektirir: d özelliği, “ elastik açılır kapanır kapakçığın komisüral noktalarının (5) elastik stentin (1) silindir yüzeyine monte edileceğini” ifade eder, e özelliğine göreyse de, “stent, radyal açılır kapanır silindirik destek araçlarından’’ (7,8,24) yapılır. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 38 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar İstemin ifadesine göre, uzman kişi, cihaz havada serbestken , örneğin balona veya aracı katetere sıkıştırılmadan önce, sabit çapraz-kesit ile silindirik olması gerektiğini kavrar. Silindir, tarifi itibariyle ve uzman kişinin anladığı üzere, (esasen) tek biçim bir çapraz kesite sahip olmalıdır. Dava konusu patentin diyagramlarında gösterilen cihazların hepsinin, silindirik şekilli stentleri vardır. Buna bir örnek olarak, kapakçık protezini kapalı silindir yüzeyle gösteren, dava konusu patentin Şekil 11’ine atıfta bulunulmuştur; Bu nedenle, davalı patentin 1. istemi, stentin üretildiği doğal ve serbest durumu itibariyle genellikle silindir olmasını (yani esasen silindir olmasını) ve bir balona sıkıştırılarak veya hastaya yerleştirilerek deforme olmayacağı bir durumda olmasını gerektirir. İstem, stentin “radyal açılır kapanır ve yeniden-genişleyebilir silindir destek araçlarından yapıldığını” ifade eder. İstem, halihazırda orada olana değil, vücuda implant edilmek “için” bir protez kapakçığına yöneliktir. Patentteki tüm Şekiller genellikle silindirik bir patenti göstermektedir. Aşağıda, suçlanan ürüne ait bir şekil verilmiştir: Çıkan aort Koroner ostiyalı aortik sinüsler Aortik kapakçık anülus Sol karıncık Saldırıda bulunulan cismin stentinin silindir şeklinde olmadığı açıktır. Suçlu ürün, genellikle silindir şekilli, yani esasen sabit çaplı bir stentinin olması yerine, kapakçıktan uzaktaki ucunda soğansı şekillidir. Soğansı ucundaki çapı, dar ucundakinin yaklaşık iki katı kadardır. Bu nedenle, suçlanan ürünün tek biçim bir çapraz kesiti bulunmamaktadır. Patent sahibi, stentin alt kısmının silindir görünümlü olduğunu ileri sürebilir, ancak bu durumda, komisüral noktaların (5), değişken çaplı ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 39 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar üst (soğansı) kısma monte edildiği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla; 1. istemin d özelliğinin, suçlanan ürünce gerçekleştirilmediği gösterilmiştir. 1. İstemin, “stent radyal açılır kapanır ve yeniden-genişleyebilir silindirik destek araçlarından (7,8,24) yapılmıştır” ibaresini içeren e özelliğine tekrar bakıldığında; suçlanan ürünün, destek aracının çapı boylamasına değişken olduğundan, böylelikle silindirden başka bir şekle büründüğünden, suçlanan ürünün silindirik destek aracının bulunmadığını ifade etmeliyiz. Böylece; 1. istemin e özelliğinin de suçlanan ürünce gerçekleştirilmediği gösterilmiştir. 3. Deneysel kullanım Suçlanan ürünün, EP’410’ca verilen koruma kapsamına girmediği zaten ispat edilmiş olsa da, müşterimiz HERRVINC Inc.’in patent ihlali gerekçesiyle suçlanamayacağını belirtmek isteriz, çünkü ürün yalnızca, güvenliliği artmış daha iyi ürün geliştirmelerinde HERRVINC Inc.’e yardım etmek için kapakçık stenti kombinasyonunun kullanılırlığı hakkında geri bildirim sağlayan belli hastanelere temin edilmektedir. İddia makamı, sunduğu delillerin hiçbir yerinde, ürünün ülke çapında satıldığını ya da satışa sunulduğunu ispat edememiştir. Suçlanan ürünün uygulamasının, zorlu bir klinik programın bir parçası olduğu, ürünü kullanacak kardiyologların çok iyi bir eğitimden geçip, sonradan da diğerlerini eğitiyor oldukları unutulmamalıdır. Ürünün, mevcut klinik programın parçası olmayan bir hastaneye satışı mümkün olmadığından, savunma makamı, Madde 75(f) D.L.551 uyarınca patent ihlali ile suçlanamaz. Dava konusu patentin 1. isteminin geçersizliği 4. Yetersiz İfşaat Madde 129(b) D.L. 551 uyarınca, ürün spesifikasyonu, icadın, konusunda uzman bir kişi tarafından icrasına imkan vermek için yeterince açık ve bütünlüklü bir şekilde ifşa etmiyorsa, patent yürürlükten kaldırılabilir. Patent sahibi FRANZCINER Inc.’in, klinik deneylerde kullanılacak bir ürün geliştirmesinin çok uzun zaman aldığı unutulmamalıdır. İddia makamının, rutin, kabul edilemez bir derece deneme yanılma sebebiyle, ürününün standarda uygunluğunu sağlamak için üründe sürekli değişiklikler yapması gerekiyordu. EP’410 patent başvurusu Mayıs 1991’de yapılmış olmakla birlikte, insanlarda ilk uygulaması Ağustos 2003’te, yani başvurudan 12 yıl sonra gerçekleşmiş, CE onay başvurusu da 2007’de, yani başvurudan 16 yıl sonra yapılmıştır. Bu muazzam gecikme, başvurusunda bulunulan patentin ifşaatının, uzman kişi tarafında icrası için yeterli olmadığının bir delilidir. Bunun yanı sıra, dava konusu patent, cihazın işe yarayacağına ilişkin herhangi bir hakiki sonuç vermemektedir (domuzlarda dahi). ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 40 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Bu nedenle; patent spesifikasyonunun, konusunda uzman bir kişi tarafından icrasına imkan vermeye yetecek kadar açık ve bütünlüklü olmadığı inancındayız. 5) Yenilik eksikliği D1’in (US 3,657,744 /Ersek ve diğerleri, 25 Nisan 1972), dava konusu patentin 1. isteminin yeniliğini bozduğu görüşündeyiz. D1, geleneksel açık göğüs ameliyatı geçirmekte olan bir hastaya implant edilecek kapakçıklı stent tarifi vermektedir. D1’in amacı, cerrahın seri bir şekilde implant edip, böylelikle “her dakikası mühim” operasyonda zamandan tasarruf edebileceği bir cihaz sunmaktır. D1, bu amacı gerçekleştirebilmek üzere kapakçıklı silindir kovan önerisinde bulunmaktadır. Ameliyat öncesinde bu, bir çeşit tetikli kabzası olan, özel-amaçlı üretilmiş genişletme aracının üzerine yerleştirilir. Cerrah, operasyon sırasında cihazı yerine ittirir ve aracı kullanarak kovanı genişletir. Kovan, paslanmaz çelikten yapılmış ajurlu kovandır. Genişletildiğinde, keskin kenarları kan damarının çeperine kendilerini geçirir. Bunlar, cihazın yerinde kalmasını sağlar, çünkü dokunun metali hızla kapladığı doğal bir biyolojik süreç (endotelyalizasyon) meydana gelir. Bu sebeple D1, implant edilmiş prostetik elemanların canlı vücuda hızlı ve olumlu bir şekilde tutturulmalarını destekleyecek bir cihaz ve yöntem ifşaatı yapmaktadır. Bu cihaz, prostetik elemanın tutturulduğu ve çevre doku ile iç içe geçmesine imkan verecek şekilde radyal olarak genişleyebilen, biçim değiştirebilir bir maddenin silindir kovanından oluşmaktadır. Tutturma cihazı ve kalp kapakçığı, damar grefti, vb. prostetik eleman, cerrahi müdahale öncesinde kurulca hazırlanırlar. D1 cihazı, aşağıdaki şekil 8’de gösterildiği gibi örneklendirilebilir; Referans numaraları D1’den alınmıştır, D1 ifşaatı, aşağıdaki şekilde tüm istem özelliklerini kapsamaktadır; a) Bir kapakçık protezi (10) olup; ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 41 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar b) elastik açılır kapanır kapakçıktan (45) oluşur, c) bu kapakçık, elastik bir stent (16) üzerine takılır, d) elastik açılır kapanır kapakçığın (45) komisüral noktaları (46), elastik stentin silindir yüzeyine (16) takılır, e) stent, radyal açılır kapanır ve tekrar-genişleyebilir silindirik destek araçlarından (16) yapılmış olmakla karakterizedir. e özelliğinin son kısmında bulunan ‘katerizasyon tekniği ile vücuda implant edilmek üzere açılır kapanır kapakçıkla birlikte genişleyip katlanmak için’ ifadesi yalnızca bir amacı belirtiyor olup, sınırlandırıcı değildir. 6) Buluş yapma adımı eksikliği D1’in, teknik bilginin buluştan önceki durumuna göre yenilik yıkıcı olduğuna inansak da, Mahkeme, 1. istemin D1’e göre yeni olduğunu düşündüğü takdirde, 1990 yılında, uzman kişinin – bu her biri konusunda uzman bireylerden oluşan bir ekip de olabilir – EP’410’un 1. isteminde tarif edilen bir cihaz ortaya koymak üzere D1 kapakçık stentini değiştirmesinin mümkün olacağını belirtmeliyiz. PROBLEM ÇÖZÜM YAKLAŞIMI uygulaması: Konusunda uzman kişinin tanımı: Stent üreticilerine deneyimiyle tavsiyede bulunabilecek bir kardiyolog. Uzman kişi, her biri konusunda uzman bireylerden oluşan bir ekip olabilir. Bu ekibin üyeleri, 1990 tarihi itibariyle bir katerizasyon tekniği ile implant edilebilir olan stentlerle ilgili genel bilgi sahibidirler. En yakın teknik bilginin buluştan önceki durumu: D1=US 3,657,744 Ayırt edici özellik; Kapakçık stent cihazı “bir katerizasyon tekniği ile” implant edilmez. Ayırt edici özelliğin teknik sonucu; Kapakçık stent cihazı dar bir yoldan içeri verilir, açık kalp ameliyatıyla implant edilmez. Objektif teknik problem: Objektif problem, D1 kapakçık stent cihazının, bir kan damarı aracılığıyla içeri verilebilecek şekilde nasıl uyarlanabileceği veya modifiye edilebileceğidir. Açıklık: D1 bilgisi ve genel bilgi ışığında, uzman kişi, D1 kapakçık stent cihazını modifiye edebilecek ve bir katerizasyon tekniğiyle aynısını implant edebilecek olmalıdır. İlgili genel bilginin, bir katerizasyon tekniğiyle implant edilebilir stent bilgisini içerdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanın, böyle bir stenti üretmek için gereken tüm genel bilgiye sahip olduğunu, ve kardiyologun, mesleğinin erbabı bir kişiden beklenecek girişimsel teknikler hakkında derin bilgisi olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. Bu bağlamda, dava konusu patentin rüçhan tarihinde halka açık olan ve aşağıda gösterildiği üzere bir kan damarından içeriye verilen bir stenti ifşa eden “Palmaz stent”e gönderme yapılmaktadır. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 42 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Palmaz stent Ayrıca, uzman kişinin, dava konusu patentte koruma talep edilen cihaza ulaşabilmek için D2’de (US’905) ifşa edilen kalp kapakçığı stentini modifiye edebileceğine inanmaktayız. D2’de ifşa edilen stent aşağıdaki gibidir; D2’nin genel fikri, örneğin arteriyel çeperlerin tedavisinde “damar çeperlerinin herhangi bir çöküşünü mümkün olduğunca engellemek” üzere tasarlanmış bir diletasyon kateteri elde etmektir. Balonla radyal olarak genişletilebilen ve 1. istemin e özelliğinde belirtildiği gibi, bir kez genişletildiğinde hep o şekilde kalan bir stent söz konusudur. Şekil 12-14’te, iç aortik kapakçık 51 tarif edilmiştir. Cihaz “kroşe, örgü veya benzeri ile yapılmış” silindir kısım 52 ve “örneğin, birbirlerini geçen teller iki eşkenar dörtgen (elmas) kenarla birbirine paralel olan sık ilmekli örgü teller” den oluşan kapakçık 51’den oluşmuştur. Şekil 12 (aşağıda, solda) cihazın radyal diletasyon öncesindeki halini ve Şekil 12 (sağda) cihazın radyal diletasyon sonrasındaki halini göstermektedir; bu Şekillerde yalnızca bir yaprakçık görünürdür. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 43 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar D2 için tekrar bir problem çözüm yaklaşımı uygulamayacağız, ancak D2’nin en yakın teknik bilginin buluştan önceki durumu olduğu varsayılırsa, veya uzman kişi ne zaman D2’de belirtilen kapakçık yaprakçığının hassas tasarımını sürdürmek istemediğinde, 1990’da bunu bilinen ve mevcut biyolojik veya perikardiyal alternatifiyle değiştirmek mümkün olurdu. Bu nedenle; EP’410’un 1. isteminde koruma talep edilen bir cihaz, dava konusu EP’410 patenti başvurusu tarihinde D2 ve genel bilgi ışığında açıktır. 7) Sonuç Müvekkilimiz HERRVINC Inc. için ve adına Mahkemeden; iii. HERRVINC Inc. ürünlerinin yukarıdaki 2 ve 3. paragraflarda belirtilen sebeplerle ihlalde BULUNMADIĞI yönünde karar vermesini, iv. Ve yukarıdaki 4,5 ve 6. paragraflarda belirtilen sebeplerle, EP’410 patentinin Madde 129(a) ve 129(b) gereğince geçersiz olduğunu beyan etmesini talep ediyoruz. ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 44 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar Prof.Av.Mario FRANZOSI Plaintiff Attorney Avvocati Associati Franzosi, Dal Negro, Setti, Milan Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute He was admitted in 1959 and his practise areas include International Transactions, Industrial Property, Antitrust and Arbitrations.He is the author of several articles and books. He is the Member of, among the others, AIPPI, LES, AIPLA and ATRIB.He is Past President George Washington Foreign Law Alumni, Professor of Business Law at Parma University (1963-1994), Director of Patents, IPC, at the University of Verona, and Visiting Proffessor of Industrial Propery at the University of Washington. M.Sci.Mech.Eng. Uğur Gürşat YALÇINER Plaintiff Patent Attorney Patent and Trademark Attorney Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Yalçıner Patent and Consulting Ltd., Ankara ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden önce Lisans sonra da Yüksek Lisans diploması aldı. ODTÜ’de Öğretim Görevlisi olarak çalıştıktan sonra WIPO’nun danışmanı olarak Türkiye, Mısır ve Gana’da görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında da Türk Patent Enstitüsü Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. YALÇINER, halen YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK firmasının ortağı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mahkemelerde Bilirkişilik yapmakta, ODTÜ’de part-time Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta,Patent ve Marka Vekilleri Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. YALÇINER aynı zamanda WIPO’nun Internet Alan Adları Hakemi olarak görev yapmaktadır. Sınai haklar ve uygulamaları konusunda yurtiçi ve yurtdışında deneyime sahip olan YALÇINER’in 4 kitap ve 300’den fazla makaleden oluşan yayınları bulunmaktadır. 1 2 3 4 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 45 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 5 6 7 8 9 10 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 46 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar 11 12 13 14 ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 47 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği │ 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Association for the Protection of Intellectual Property Rights │ 2nd Intellectual Property Law Seminar ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ │ The Marmara Taksim, Istanbul │❶ Patent Mock Trial 48